商标抢注与权利平衡——从“万胜商标案”谈起，本文主要内容关键词为：商标论文,权利论文,万胜论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
1997年，一起发生在中日两大电脑磁盘企业间的商标权纠纷案颇引人注目。 “万胜”是中国企业“华源实业（集团）股份有限公司”于1992年4月30日获得商标局批准使用的中文文字商标， 核定使用商品为软磁盘。1993年，华源公司又许可深圳万利源电子公司使用该商标生产销售软磁盘。后者生产的“万胜”牌软磁盘，市场占有率达到6%， 与国外品牌尤其是“MAXELL”形成抗衡态势。日本跨国企业“日立马库塞鲁株式会社”生产的“MAXELL”牌软磁盘自80年代中期进入中国，市场占有率一度高达80%。该公司早在1980年即在中国内地注册了英文文字商标，并分别于1982年、1986年在香港、台湾同时注册了英文“MAXELL”及其中文“万胜”商标。但从1984年开始，该公司即在中国内地媒体上同时使用“MAXELL”和“万胜牌”作软磁盘销售广告。在华源公司注册了“万胜”商标后，日立公司的这种广告仍在继续。华源公司遂以“万胜”注册商标专用权受到侵犯为由状告日立公司及其代理商。被告以使用在先为由指出其持续的广告行为是一种应该得到法律保护的合法权利，并引用世界贸易组织（WTO）《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）的有关规定，指出其合法在先权可以直接对抗注册商标的使用；同时认为日立公司仅仅在广告中使用该商标，并未在商品上使用，按中国法律不构成侵权。
该案于1997年4月17日在深圳中院一审判决，侵权成立。（注： 李伟雄：《较量岂止在市场——发生在中日两大电脑磁盘企业间的商标纠纷》，载《法制日报》1997年5月7日第8版；又见《中国青年报》1997年3月25日报道：《中国企业状告日本公司》。）
一、一起关于“抢注”的案件
无庸讳言，万胜商标案实际上是一起中国企业抢注外国未注册商标的案件。“抢注”是指将他人已先使用的但未申请注册的商标，抢先在同类或类似商品或服务上申请注册的行为。其之所以发生，根源于包括我国在内的大多数国家商标法所实行的“商标注册”原则和注册中的“申请在先”原则，即商标专用权只有通过注册申请才能获得，在两个或两个以上申请人在同一或类似的商标上以相同或近似的商标申请注册时，申请在先的获得商标权。虽然日立公司很早就使用中文“万胜”商标作广告，使用在先，并且虽在港台注册，但由于商标权的地域性，未在内地注册，就不能在内地取得该中文商标的专用权。在华源公司取得注册后，日立公司对该商标的继续使用就与华源公司的商标专用权发生了冲突。
对外开放以来，我们常听到我国著名商标在国外被抢注的事例，如“同仁堂”药膳、“狗不理”服务商标、“杜康”酒在日本，“竹叶青”、“全聚德”在韩国，“格兰仕”在西班牙等等由于未及时在当地办理商标注册，都成为别人的品牌。但不管是国产品牌被外方抢注，还是外方牌子被中国企业抢注，问题是，在我国现行的法律制度下，这种抢注取得的商标专用权是否与未注册商标的合法权益相冲突，在法律效力上是否有别于一般的注册商标专用权？商标先用人与注册人之间的权利冲突，如先用人在商标被抢注后，继续使用则可能构成对注册人的侵权；停止使用，则先用人已建立起来的商誉等既得权将被剥夺，对此，现行法律的平衡与协调机制是否充分体现了兼顾效率与公平的现代法律的价值原则？笔者拟结合万胜商标案对上述问题陈述自己的意见，祈请指正。
二、商标先用人的权利
应该说，未注册商标因先用人的长期使用已具有一定的商誉，凝聚着商标使用人的抽象劳动和具体劳动，倾注了他们大量的心血和投资，也是一种无形资产，如果他人任意假冒、擅自使用，甚至通过注册而剥夺先用人的先用权利，将造成他的无形财产权益的损害，也有悖公平、诚实、信用的市场竞争原则。在采用注册原则的商标体制下，作为一种平衡，大多数国家的商标立法及有关公约对未注册商标尤其是其中的驰名商标给以一定的特殊待遇。有以下几种做法：（1 ）有的国家规定了“先用权”制度，如英国、沙特阿拉伯、冰岛等国规定，申请在先的人取得商标权，但商标最先使用人可以在不注册条件下在原有的商品和商标范围内继续使用，商标权人无权加以限制（注：郑成思主编：《知识产权法教程》第281页，273页，法律出版社，1993年版。）；（2 ）法国、日本、德国等国家法律规定，当他人在相同或者类似的商品上使用未注册的驰名商标，并申请注册时，该注册不能获准，即使已取得注册，也应认定其无效；（3 ）有的国家赋予未注册的驰名商标在一定期限内享有注册的专属申请权；（4）赋予驰名商标权人特别期限的排他权，如《巴黎公约》第6条第2款规定，驰名商标所有人对于他人与其驰名商标相冲突的已经注册的商标，有权在注册之日起五年内享有请求撤销该注册商标的权利，对于恶意注册或使用商标，任何时间内都可提出该请求。以上四种做法，除了先用权制度赋予先用人直接对抗注册商标人的权利外，其余三种则以在注册申请上的优越性或排他性来体现未注册商标的权利。我国没有采用先用权制度，第二种第三种作法商标法虽未明文规定，但在商标实务中均采纳（注：刘春茂主编：《民法·知识产权》第687—689页，中国人民公安大学出版社1996年版。）；作为《巴黎公约》缔约国，我国也实际采用了第四种做法。
先用人通常还可以通过其他法律来主张权利。如有的国家对侵犯未注册商标的行为包括抢注，可以依反不正当竞争法的规定进行诉讼，如英国：或先用人还可以主张在先权，即在他人抢注前，先用人根据其他法律已享有的合法权利。国际上通常认为在先权应包括商号权、版权、原产地名称权、姓名权、肖像权等（注：郑成思主编：《关贸总协定与世界贸易组织中的知识产权》第84页，北京出版社，1994年版。）。大多数国家的商标法规定不损害在先权是商标获得注册乃至使用的条件之一。我国《反不正当竞争法》并未把抢注列为不正当竞争行为。但《商标法实施细则》第25条把“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的”列为不正当注册行为，可以撤销；该条也规定“侵犯他人在先权的“注册行为是不正当的，可以被撤销”。
综上所述亦可见，在我国现行法律与实践中，不管先用人认定自己为驰名商标（注：按1996年8月14日， 国家工商局颁布的《驰名商标认定和管理暂行规定》，驰名商标要经过国家工商局认定。因此，当事人必须履行申请认定的手续。），还是主张在先权或反不正当竞争权，他只能拥有阻止他人不正当注册或在他人注册后提起撤销的权利，并未享有直接对抗注册商标人的优越地位。
在“万胜商标案”中，被告主张其首先设计并广泛使用的争议商标、十多年来广告宣传中的表达方式以及广告中使用的语言，应受到《著作权法》的保护，并援引TRIPS第16条第1款规定：注册商标及使用注册商标的条件之一是不得损害已有的在先权，认为其在先版权可以直接对抗华源公司的注册商标专用权，故其继续使用“万胜”商标不构成侵权。这是本案争议的焦点。
首先，正如原告代理律师指出的，我国现在还不是世界贸易组织的成员国，TRIPS并不适用（注： 李伟雄：《较量岂止在市场——发生在中日两大电脑磁盘企业间的商标纠纷》，载《法制日报》1997年5月 7日第8版；又见《中国青年报》1997年3月25 日报道：《中国企业状告日本公司》。）。实际上，从TRIPS的该禁止规定并不能当然推断出，一旦侵犯了他人版权，注册商标所固有的排斥其他相同或类似商标的独占性功能就会丧失。
其次，本案中被告主张的在先权直接附着在该争议商标上，版权的主体就是未注册商标人，如果主张在先权的直接对抗效力，实际上就等于确立了未注册商标的优越地位，这与我国商标注册原则是直接相冲突的。
第三，该在先版权是否真正受到侵犯还很难断定。商标侵犯版权一般是指商标的图形、文字完全抄袭或剽窃了别人的作品。然而，版权并不是一种绝对的排他权利，法律允许相同内容的作品存在。即使商标与版权作品相同或近似，但属于分别独立创作完成时，并不构成侵权（这时，反倒是版权人不能随意也将作品用于与他人相同或类似的商标上，侵犯该注册商标权）。本案中，除非被告能证明原告使用的“万胜”两字无论从字体、字形上都与被告所使用的“万胜”两字完全相同或相似，主张侵犯版权尚可成立，否则，仅仅因为使用了与日立公司广告中的两个字“万胜”，华源公司就侵犯了日立公司版权，显然不足为理由。
第四，按照我国商标法的规定，假使华源公司侵犯版权成立，日商也只能提起商标撤销程序，而不能以自己的未注册商标直接对抗尚有效的注册商标。
三、商标注册原则的贯彻与权利平衡
从上述可知，未注册商标被抢注后，除非该注册商标被撤销，否则先用人就不能继续使用，一旦使用即构成侵权。有人认为这种依法得出的结论是不公平的，因为抢注行为违反了公平竞争的立法精神，不符合商标法保护厂商商誉和消费者利益的立法宗旨，排斥商标先用人的商标权益，使商品同商标造成事实上的分离，让抢注者取得了不正当的利益。产生这一结果的原因被归咎于我国商标体制中的注册原则和申请在先原则（注： 欧阳军：《商标注册中的权利的平衡》， 载《知识产权》杂志1996年第6期。）。
的确，注册原则虽具有便于商标争议中的举证、商标权的取得简便易行、法律关系明确、稳定性强等等优点，符合效率原则，但也容易导致商标和商品、注册行为和实际使用行为之间的分离，造成商标先用人的损失和一定程度的不公平。但是，如果因为适用法律的结果产生了不公平，就想当然地归结为法律制度的缺陷，这种论点有失偏颇。就如民法上的诉讼时效制度一样，债权人因过了时效哪怕仅仅超过一天，他就丧失对债务人的胜诉权，这种结果对债权人也是不公平的，但难道就可归结为时效制度自身存在缺陷而导致这种不公平吗？仔细考察我国商标体制，可以发现为了克服商标注册原则可能产生的不公平和局限性，我国和大多数实行注册原则的国家一样在商标法中已相应设置了平衡机制，如：申请在先原则的设置本身就为了避免商标在先使用人失去法律保护的机会（注：郑成思主编：《知识产权法教程》第281页，273页，法律出版社，1993年版。）；申请中的异议程序和注册后的争议程序，也是旨在加强社会公众对商标审查工作的监督，给予包括在先使用人在内的利害关系人一次保护自身权益的机会，杜绝权利冲突后患的发生，对注册不当也起到预防和纠偏的作用。我国商标法第19条规定：任何人可以在商标初步审定并公告起三个月提出异议，如异议成立，该商标注册申请将不被核准；第27条规定：商标注册后，任何人可以在一年内以欺骗或其他不正当手段取得注册为由，请求撤销该注册商标。因此，从制度上看，笔者认为我国商标注册体制基本上兼顾了效率与公平。
基于上述观点，笔者认为，众多商标抢注案的发生与其归咎于制度缺陷，不如说是商标先用人自身商标战略的失误、商标法律意识的淡薄、行使法律权利的懈怠所致。“万胜商标案”中的日商声称其从1984年起即使用该争议商标在媒体上大作广告，却多年来一直未办理注册，可我国1982年就已颁布商标法，并一直实行注册原则和申请在先原则，日商懈怠注册只能说是自己给自己埋下了痛苦的种子。在竞争对手“华源公司”申请注册时，日商也未及时介入该注册程序，提出异议阻止其不正当注册：在注册后，日商也未及时提起撤销程序（我国商标法规定争议期为一年，如日商已按有关规定办理了驰名商标的认定手续，按《巴黎公约》其争议期可以延长到5年，则在本案一审判决之日， 日立公司仍可提起撤销程序）。一个在实行申请在先原则的国家已有一定市场知名度的商标，为了巩固其市场地位，增强竞争力，理应按当地法律要求尽早取得商标注册，寻求法律保障。从这个意义上说，认定先用人在他人取得注册后继续使用该注册商标为侵权行为，并无不公平。在实行商标注册原则的体制下，如不考虑先用人懈怠商标注册的事实，而牺牲正在发展生产、扩大营业的先申请者的利益，给予先用人某种优待，显然也不符合商标法的宗旨。当然，在审理此类案件时，必须合理考虑先用人主观上是否有过错，如其有正当理由未能知悉他人已经注册的事实而继续使用，则可免除其侵权责任或减轻责任。
有人主张借鉴英国商标法的规定建立我国商标“先用权”制度，以克服“抢注”所带来的事实上的不公平现象（注：欧阳军：《商标注册中的权利的平衡》，载《知识产权》杂志1996年第6期。）。 这诚然是一条平衡权利的很好的思路，既保护了先用人的既得权，也尊重贯彻了我国商标法中的“自愿注册原则”。然而它的可行性又如何呢？
首先，“先用权”制度让先用人在原有商品、原有范围内继续使用他人已经注册的商标，但在市场经济条件下，商品的流通是没有市场界限的，先用人的使用范围难免与注册人的使用范围相重叠，商标误认与权利冲突仍无法避免；其次，我国正处于经济转轨期，市场游戏规则仍未被有效地遵守，假冒伪劣之风屡禁不止，先用权制度无疑会给不法分子制造口实，加大了打假的难度；先用权制度的建立使商标注册人的权利处于不稳定状态，他不知道将面临多少个这样的抗辩，其所谓商标专用权将被架空，国家赋权行为的强制性和权威性也被削弱；第三，正如有的学者已指出的，在市场经济和注册制度下，以欺骗手段或其他不正当手段为由撤销注册商标，实际上并不经济，因为这提高了商标使用人和注册人的信息费用和司法成本，打击未注册商标使用人进行注册的积极性（注：刘茂林著：《知识产权法的经济分析》第227页，法律出版社，1996年版。），现在如若以先用权以及侵犯在先权等为由让未注册商标直接对抗注册商标，更是扩大了这种不经济、不效率的效果。
因此，主张设置先用权不可行。并且，基于上述同样的理由，在立法上如采纳本案中被告日立公司主张的在先权对抗注册商标权也不可行。
四、程序缺陷：平衡机制的破坏
正如前文所述，我国商标注册体制基本上兼顾了效率与公平，然而，现行商标侵权案件审理程序上存在的缺陷倒确实有可能给有关当事人造成事实上的不公平，亟需调整完善。
在越来越多的商标侵权诉讼中，被告往往反诉原告商标注册不当，请求法院对注册商标不予保护，或者像“万胜”案中的日方公司在诉讼中直接向商标局提出撤销不当注册商标的申请。按照我国商标法第29条、35条规定，商标专用权是否有效、是否予以撤销都由工商局商标评审委员会作出终局决定，即商标“确权”之权不在法院，而且这种行政终局决定不受司法复审监督。因此，人民法院遇到上述情况，会从司法角度提出建议，但往往不终止案件的审理，对尚未依法定程序撤销或注册的商标仍要给予法律保护（注：高言、黄富主编《商标法理解适用与案例分析》第230页，人民法院出版社，1996年版。）。然而， 依照《商标法实施细则》第25条第5款的规定，撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院已做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定不具有追溯力。这样，即使败诉的被告在审理结束后依法提出商标撤销程序，导致了原告籍以胜诉的商标专用权的丧失，被告在该诉讼中为承担侵权责任而蒙受的损失仍无法弥补。这才是不公平、不合理的法律症结所在。
为了体现程序公平与效率，有必要对我国现行商标权纠纷的审理程序作相应的调整。有两种可行途径：
1.建立终止司法审理或延期审理制度。当被告反诉商标无效或已提出商标撤销程序时，法院应终止审理或延期审理，等待商标局的决定。如果商标局决定撤销该注册商标，法院应认定被告侵权不成立，反之，侵权成立。
2.直接赋予法院对商标权的终局确认权。TRIPS第41条第4款规定，对行政部门的终局决定或裁决，在任何情况下，都应使当事人有机会要求司法审查。我国商标法把商标“确权”之权专属商标局的作法也要与国际“接轨”，因此在对商标法的程序条款进行修改时，应赋予法院的司法确认权，在审理商标纠纷时，法院可以直接先行作出确权裁定，然后据此判决是否侵权，从而真正从程序上体现了效率与公平。相对第一种方案，这更有助于问题的解决。
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