同族专利申请的不同审查结果辨析①
郭风顺
(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 北京 100160)
摘 要： 本文介绍了同族专利的具体概念，并通过分析同族申请在多个国家的最终审查结果的差异，总结造成上述审查结果差异的原因，同时，明确了补充检索，特别是中文库的补充检索是保障同族申请最终审查结果是否准确的重要手段。最后提出了具体提升检索能力的方法。
关键词： 同族申请 审查结果 差异 补充检索
专利制度具有地域性的特点，各国授予的专利互相独立，各国专利法的规定也不尽相同。所以一件专利申请是否能被授权，需要根据各自国家专利制度的具体规定来做出。同时，专利申请被授权后，其保护范围是以权利要求记载的内容为准的，因此，权利要求的授权范围也是专利审查非常重要的一个方面。
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许多申请人，尤其以许多跨国公司为代表，它们在进行专利申请时，一般都会在一个国家或地区首先申请，然后以该申请为优先权在其它国家再申请专利，这样的一系列专利申请被称为同族专利申请[1]。另外，同族专利申请还包括申请人首先按照专利合作条约(PCT)提出的国际申请，然后再按照相关规定进入各国国家的PCT申请。一般情况下，同族专利申请在申请时的权利要求基本都是相同的。但是，由于各国审查制度的不同，以及所能够利用的审查工具和所采用的检索方法决定了多个同族专利申请的审查结果也不会完全相同。而在这其中，对审查结果影响最大的是通过检索到的对比文献来评述其新颖性创造性。这样就可能会导致相同的专利申请在有的国家被授权，而在有的国家却不能授权；或者在不同的国家的授权范围是不同的。
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针对同族申请文件的上述特点，通过对多个同族专利申请的不同审查结果进行分析比较，尤其是针对同族申请在国外被授权，而在中国没有被授权或者授权范围缩小的情况进行分析，以期对同族专利申请的审查方式有更深入的了解。
1 同族专利申请在不同的审查结果对比
2.在检索时，要重视检索数据库的选择，尤其对PCT和PPH案件，要对中文数据库进行充分检索，也不要忽略对外文库的检索，从而获得更优的检索结果；同时，检索词的选取要更加的精确，检索式的构建也需要更好的逻辑以及运算符的使用，使检索结果更精炼，并能够快速检索到准确的对比文献。
案例1是一个PCT申请进入中国国家阶段的申请，其国际检索报告中给出了一篇X类非专利文献，但是，经核实，发现上述文献并不能评书本申请的新颖性或创造性。而该申请在美国的同族申请也获得了授权。在进入中国国家阶段后，审查员利用中文检索库进行了补充检索，得到了合适的对比文献，该文献公开的内容与本申请的技术方案几乎完全相同，利用该文献以及其它文献评述了全部权利要求的新颖性和创造性。申请人最终撤回了本申请。
从案件的审查过程中可以看出，本案在中国进行审查和检索时，没有仅仅只利用中文库，而是通过结合中文检索库和外文检索库的特点进行检索，获得了较好的效果，得到了准确的对比文献，对整个案件的走向起到了很好的作用。
1.1 中国与美国审查结果差异
地质灾害的破坏有一大部分是因为人们的避险措施安排的不合理。在处处高楼大厦的现代社会，一旦有重大地质灾害发生时，有很少的地方可以供人们做应急避难场所，所以一旦地质灾害发生，人们会像无头苍蝇一样四处躲避，这样会使地质灾害的危害程度加重。另外，山区丘陵区因受自然环境条件限制，村庄要么傍山而建，房前屋后形成多级台地，滑坡、崩塌灾害极易发育；村庄要么坐落在沟口洪积扇上，长期遭受暴洪、泥石流的危害，加上农村房屋建筑防震、抗震结构措施不到位，这样更会加大地质灾害的危害程度。
通过本案在中美两国的最终审查结果来看，其在美国被授权，在中国申请人则撤回了该申请。在中国审查时，通过在中文检索库中对本案进行补充检索，得到了合适的对比文献导致其没有被授权，使其在我国没有得到保护，因此，作为对其所涉及的技术具有重要需求的中国企业来说，其可以不受该专利申请的限制来进行类似技术的开发和利用。由此可见，在中文库中对进入中国国家阶段的PCT国家申请进行补充检索是一个必要且必需的过程，这样能够检索到在其它外文检索库中检索不到的中文文献，使检索过程更完整，更能够对专利申请是否能被授权做出更加客观公正地评价。
1.2 中国与美日审查结果差异
案例2涉及一家美国企业在中国提交的申请，该申请的同族专利申请在美国和日本均被授权。在中国进行审查时，通过对独立权利要求的分析，获取到比较合适的关键词，然后通过对从属权利要求以及说明书理解，从中选取了与发明构思相关的词语作为关键词与之前通过独立权利要求获得的关键词进行组合检索，得到了一篇日本文献，利用这篇文献评述了全部独立权利要求以及部分从属权利要求的新颖性，并结合其它对比文献评述了其它从属权利要求的创造性，之后申请人对独立权利要求进行了修改，经补充检索又检索到了一篇对比文献公开了新增加的部分技术特征，利用上述日本文献和该补充检索到的文献评述了全部独立权利要求的创造性。最后申请人撤回了本申请。
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1.3 PPH同族申请审查结果差异
从上述多个同族申请的审查结果来看，检索是决定申请是否能够授权的重要条件，如果检索到非常合适的对比文献，则审查意见的撰写就会变的容易，申请人在阅读到审查意见后也会信服。分析上述同族申请在中国和其它国家审查结果存在差异，其原因主要可概括为以下几点：
案例3就涉及一个PPH案件，通过查询申请文件发现，本申请在其首次申请受理局美国的最终授权权利要求与在中国申请时提交的权利要求是完全相同的。在该申请进入中国审查阶段后，在中文数据库，尤其是中文全文数据库利用关键词进行了细致的检索，并且在检索时注意运用合理的运算符号对检索词进行组合以获得最优的检索结果，最后检索到了两篇中文对比文献评述了独立权利要求和部分从属权利要求的创造性，并结合其它对比文献评述了其它从属权利要求的创造性。该申请虽然经过修改最终被授权，但是其权利要求的保护范围得到了合理的限缩，也小于其在美国授权时权利要求的保护范围。
从本申请的中国审查过程可以看出，在了解了同族申请的审查结果后，又充分利用了中文全文数据库公开信息广的特点，灵活运用关键词的多种组合方式最终获取到了合适的对比文献，从而评述了权利要求的创造性，合理缩小了其权利要求的保护范围，体现了中文全文库检索在PPH案件审查中所起的重要作用。
2 同族专利申请审查结果差异原因分析
PPH申请是一种国外大型跨国公司现在比较常用的方法，PPH（The Patent Prosecution Highway），中文称为专利审查高速路，是目前在国际上以双边协议或多边协议形式存在的一种加快协议国之间专利审查的程序性机制。具体来说申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权力要求被确定为可授权时，可以向后续申请受理局对后续申请提出加快审查请求。因此，在遇到PPH案件时，就会不由自主地认为存在对比文献的可能性比较小，对检索可能也会不太重视。但是，从多个PPH申请的审查结果来看，此类同族申请也需要进行必要的检索，避免出现漏检。
3.由于具有非常准确的对比文献,即使申请人在后续修改中对权利要求进行了修改，但由于其发明的改进点已经被对比文献公开，因此，只需对上述修改的技术特征进行补充检索或者在原有的对比文献中进行再认定，则可以比较容易评述修改后权利要求的新颖性或创造性。因此，检索到最合适的对比文献是能够给出恰当审查意见的基础，只有更准确的对比文献才能够使审查意见更准确，才能够最大程度的说服申请人，使其接受审查意见。
对于许多提出同族专利申请的申请人来说，各国市场的大小是它们是否有意愿在该国进行专利申请的重要因素，因此，世界上的几大经济体是同族申请存在的主要国家或地区，例如，美国，中国，日本，欧盟，韩国等，而这几个国家或地区的专利审查结果又是能够得到普遍认可的。因此，通过对同族申请在多个国家和地区的审查情况进行分析和总结，能够从中看出我国的专利审查，尤其是检索方法上与其它国家和地区的优势和劣势，以便在以后的工作中继续巩固和提高。下面就对几个同族申请在多个国家和地区的不同审查结果进行分析。
1.在进行审查时，对外国同族申请给出的对比文献和审查结果要客观看待，要充分利用专业知识以及更加准确的检索策略对其进行检索，以便得到更准确的对比文献。
由图2可知,当前,在单一领域内开展的研究项目仍超过了半数,同时,某些跨学科的研究最多涉及5个不同领域。高被引论文比普通论文更有可能跨学科,接近半数(47.7%)的高被引论文涉及2个甚至更多学科领域,高出普通论文8.2个百分点。图3说明,高被引论文比普通论文更有可能开展跨部门的合作,比普通论文高出10.2个百分点。图2和图3均说明,高被引论文作者比普通论文作者更倾向于进行跨领域、跨部门的合作。
4 同族申请的补充检索策略分析
4.1 检索中文数据库的必要性
对于同族申请来说，国外审查员在进行检索时，使用的数据库一般都是外文库，中文库是国外审查员在检索中都普遍缺失的数据库，因此，对于PCT，PPH等普遍存在同族申请的案件来说，对中文数据库进行补充检索是非常必要的步骤。而且，中国作为全球第二大经济体以及全球最大的制造工厂，具备广阔的市场前景，专利技术覆盖产品的价值非常大，因此，专利申请的价值变得越来越高，申请人的申请意愿也较强，这就造成中文数据库所包含的数据日益丰富，检索资源也随之增多。所以对同族申请进行中文补充检索对审查员来说变得十分必要。
4.2 同族申请中经常出现的需补充检索的检索策略
从上述一个同族申请可以看出，很多情况下都存在需要进行补充检索的情形，例如：给出的是全A的对比文献；同族申请在其它国家或地区增加了新的特征后被授权等。对于上述不同的情形，都需要我们进行进一步的补充检索，具体可分为：
1)对于同族检索报告全A的检索策略
如果同族检索报告中仅给出了全A的情形，需要我们对外文库和中文库都需要进行补充检索。因为同族申请在进行审查时，一般不会检索中文库，因此，必须对中文摘要库和全文库进行检索。而对于外文库，则由于我们的检索工具和检索手段与外国同族申请审查时所应用的检索工具和检索手段有所不同，因此，也有必要利用s系统的多种工具和字段进行补充检索以达到全面检索的目的。例如上述PPH案例三就属于此类需全面检索的情形。
2）对于同族审查因新增特征后授权后，补充检索中文全文库
对于此类同族申请，在其它国家或地区一般都对之前的技术方案利用对比文献评述其新颖性或创造性，而申请人在新增加了该技术特征后，其它国家或地区认为上述技术特征能够体现其创造性。而这样新增的技术特征往往是比较细微的，因此，主要以补充检索中文全文库为主。因为中文全文数据库中检索到的文献更加全面完整，并且中文全文数据库对全文进行了标引，比较适合于对比较细微的特征进行补充检索。如果能够在中文全文数据库中检索到该新增的技术特征，则可以利用其与同族申请中给出的对比文献进行结合来评述整个技术方案的创造性，以达到缩小其保护范围或者其它效果。
3)对于技术方案比较好理解的技术方案则可以尝试利用patentics进行检索
1.2.7 基因测序 针对大前庭水管综合征的特异性基因SLC26A4的21个外显子设计了18对特异性引物，将SLC26A4基因进行全外显子扩增测序。扩增的PCR体系包括10×L.A.缓冲液、dNTPs、引物、L.A.Taq酶及DNA模板，总体积为30 μl。扩增完成后，将PCR产物进行纯化，使用ABI 3130对产物进行Sanger测序。测序序列经过与参考基因组比较(NCBI：NG_008489.1)以及家系分析，确定致病突变。
Patentics作为一种语义检索系统，其特点在于可以仅利用申请号进行检索，即在检索栏中直接输入申请号，然后系统会自动在选择的检索数据库进行检索，如果需要进一步对检索结果进行限定，则可以利用申请日以及从申请文件中提取的相关关键词进行进一步的限定。由于其检索结果是按照相关度进行的排序，将与检索主题最相关的专利文献放在前面，有效解决了海量全文数据量带来的浏览负担，真正做到查全与查准。并且其能够提供中国专利双语义透镜,扩增、聚集同一发明，两种语义模型结果更精确。因此，在面对比较容易理解的技术方案时，则可以用patentics的上述特点进行语义检索。
4 小结
同族申请作为一类比较常见的申请，其在不同的国家的审查结果也能从某些方面体现了各个国家审查制度和审查方式的不同，而造成这种不同的重要原因就在于是否能够检索到合适的对比文献。因此，在审查时，检索作为一项重要的能力需要被重视。
专利审查作为专利申请流程的重要组成部分，其最终的结果决定了专利申请最终是否会被授权。而检索作为专利审查的重要工具，其作用是为评价申请寻找合适的证据，即对比文献。只有找到合适的对比文献，才能够客观公正的评价专利申请。如果找到了合适的对比文献，即使最终专利申请没有被授权，申请人也会心悦诚服的接收审查结果；如果没有找到合适的对比文献，即使申请被授权，其权利也是不稳定的，最终也会存在被无效的危险。只有做好检索，才能够最大限度的保证专利申请得到客观公正的评价，更好的促进创新，驱动技术的发展。
参考文献
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[2]刘亚娟等.谈专利文件检索在企业知识产权工作中的作用与实践[J].2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第三部分,2013.
[3]王萍,孙济庆.同族专利检索的比较研究[J].情报探索,2010（4）：69-73.
[4]吕利强.试论提高专利审查质量的策略与方法[D].中国政法大学,2012.
中图分类号： G306.0
文献标识码： A
文章编号： 1674-098X(2019)06(a)-0248-03
DOI： 10.16660/j.cnki.1674-098X.2019.16.248
①作者简介： 郭风顺(1980—)，男，汉，河北景县人，硕士，助理研究员，主要从事通信领域的专利审查工作。
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