美国专利法中的等同理论（之二）——希尔顿化学公司案述评，本文主要内容关键词为：希尔顿论文,专利法论文,述评论文,美国论文,之二论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
八 等同理论的客观性
被告是通过独立研究和实验而开发出自己的外在过滤技术的。被告不知原告的专利，更没有故意侵权。那么，适用等同理论要不要考虑侵权者的主观因素？要不要以侵权者的主观因素作为适用等同理论的前提？
对此，联邦巡回上诉法院已经作了明确的回答。它指出：“根据最高法院的判例，判定等同侵权不必考虑恶意或其他的主观要素。而且，主观意图不是构成侵权的要素。专利权人可以排除其他人利用自己的发明，而不论侵权人是否知道该项专利。”联邦巡回上诉法院还引证1849年的帕克一案（注：Parker v.Hulme,18F.Cas.1138,1143(C.C.E.D.Pa.1849).）说：“侵权是一个与动机无关的问题。被告可能是非故意或不知而侵权，但他仍是侵权者。他的动机和知道会影响赔偿金的问题，或增加或减少；但眼前的问题很简单，他侵权了吗？”因此，有关侵权者恶意或故意的证据，只与增加专利权人的赔偿金和律师费有关，而与适用等同理论无关。联邦巡回上诉法院还指出，被告有关独立开发的证据，已经使其减少了赔偿金的支付。
在向最高法院的上诉中，被告再次提出，在适用等同理论之前，法院应该探究被控侵权者的意图。最高法院则肯定了联邦巡回上诉法院的裁定。它指出，在格拉夫一案中，等同理论是以较为中性的字词描述的。而且，最高法院历来的判决都是以中性的方式来看待等同理论的。它论证说，如果把等同理论视为保护专利权覆盖的发明及其等同物，那么，它就与保护明示的权利要求一样。如果确定字面侵权（即侵犯明示的权利要求）不需要有关意图的证据，那么，确定等同侵权也不需要有关意图的证据。它说：“如果等同理论的基本含义是专利权覆盖的发明和它的等同物是同一的，那么，就没有必要把侵权的等同物看作不同于侵犯专利权明示要求的发明。因而，适用等同理论类似于确定字面侵权，二者都不需要有关意图的证据。”
然而，格拉夫一案确实留下了有关侵权意图的余地。例如，它提到了等同理论可以防止抄袭，提到了被告没有从事独立研究。在希尔顿一案中，被告正是基于此而提出，在适用等同理论以前，应当考虑被控侵权者的意图。
对此，联邦巡回上诉法院颇费心机地区别了抄袭（copying）、 绕过专利权的设计（designing around the patent claims）和独立开发（independent development）三种情况。它认为，抄袭表明， 专利权所覆盖的产品或方法与被控侵权的产品或方法之间存在着非实质性区别。绕过专利权的设计则表明，二者之间存在着实质性不同。而且，抄袭和绕过专权利的设计都与主观意图有关。至于独立开发，它没有提供任何有关实质性相同或不同的信息，因而有关侵权与否的判定也是客观的，即它是否落入了专利要求及其等同物的范围。
最高法院则指出，联邦巡回上诉法院的解释留下了太多的使人希冀的余地。至少人们会问，如何区别有意的抄袭者（只做了一些微小的修改）和刻意进行革新的绕过专利权的设计者（尽可能占有原有专利权以外的东西）呢？因此，最好的方法就是专利侵权判定中的纯客观原则，即在一般水平的技术人员来看，专利发明要素与被控侵权要素之间是否存在已知的可互换性。在很多情况下，独立开发并不总是反映两个技术要素之间的可互换性，但可以通过举证证明一般技术水平的人员是否知道二者的可互换性。
最高法院最后得出结论说：“格拉夫一案确实为上诉人（被告）将意图因素纳入等同理论的建议留下了余地，但我们不认为它要求意图因素。更好的观点是，或者与格拉夫案以前的判例相一致的，与判定侵权的客观方法相一致的观点是，意图在等同理论的适用中不起任何作用。”
这样，最高法院就在等同理论的适用中排除了所有的考虑侵权者主观因素的余地，从一般水平的技术人员是否已知专利技术要素与被控侵权要素之间的可互换性出发，使等同理论成为了一个纯粹客观的判定侵权与否的理论。
九 陪审团与法官的作用
在向联邦巡回上诉法院的上诉中，被告提出，等同理论是基于衡平法的而非普通法的一种理论。按照起源于英国的普通法，法庭必须按照既有的法律原则和判例严格适用法律。而按照同样起源于英国的衡平法，法官在适用法律时应当考虑“清白无辜”、衡平各种利益等原则。联邦巡回上诉法院则明确指出：“在格拉夫一案中，最高法院认为等同理论起源于它在威南斯一案中的判决——一个基于普通法而非衡平法的判例。”它还指出，不论是最高法院还是联邦巡回上诉法院，从来没有过将等同理论的基点由普通法改为衡平法的意图。
被告提出等同理论是基于衡平法，有两个用意。第一个用意是要求法院在适用等同理论时，考虑“清白无辜”的原则。对此，联邦巡回上诉法院一再重申：“不知专利或其披露的技术不是侵权的借口。”“等同理论没有衡平的或主观的成分。”“意外的或无辜的侵权仍然是侵权。”
被告的第二个用意是，按照衡平法的原则，等同理论应由法官适用，而不是由陪审团适用。这又涉及了陪审团和法官在侵权判定中的作用问题。
根据美国的专利司法实践，在初审中，权利要求的含义和范围由法官予以界定。这是一个法律问题。而侵权与否的判定，不论是字面侵权还是等同侵权，都由陪审团做出。这是一个事实问题。由于专利侵权涉及一些非常专门的技术领域中的问题，许多当事人并不要求陪审团参加审判。在这种情况下，第二步侵权与否的判定也由法官做出。这叫作“无陪审团的审判”（bench trial）。而在有关案件的上诉审中， 上诉法院只进行法律审而不进行事实审。在涉及等同侵权时，“当侵权是由法庭（法官）审理的，就像格拉夫一案，上诉法院复审审判法庭的侵权认定是否有明显错误。当侵权是由陪审团审理的，上诉法院复审陪审团的裁决是否缺乏实质性证据。”
按照上述程序和原则，联邦巡回上诉法院对希尔顿一案初审法院的判决进行了复审。复审是从两个方面进行的。
第一，法庭给陪审团的指示是否正确陈述了法律。在这方面，地方法院是从“三一致”的标准来陈述等同理论的。它说：“当被控侵权的方法与专利发明以实质性相同的方式发挥着实质性相同的功能并且产生了实质性相同的效果时，尽管它们的名称、形式或形状不同，你们可以判定等同侵权。”联邦巡回上诉法院认为，这个指示正确地陈述了等同侵权的法律问题。
第二，陪审团的裁定是否有足够的证据予以支持。联邦巡回上诉法院具体分析了原被告方法的pH值、流体静力压强和过滤薄膜孔径后得出结论说，陪审团的侵权裁定是有足够证据予以支持的。
在向最高法院的上诉中，被告再次提出了等同理论应由法官适用还是由陪审团适用的问题。但最高法院拒绝对这个问题进行明确的答复。它说，被告在上诉中只是一带而过地提出了这个问题。被告的重点是等同理论与有关权利要求的法律规定不符，而不是陪审团适用等同理论的问题。而且，回答等同理论由谁适用和如何适用的问题，与被告的主要问题无关。最高法院还说：“联邦巡回上诉法院裁定，被控侵权的方法是否等同于专利方法，应由陪审团决定。在我们以往的判例中，有大量的内容支持这一裁定。”这样，最高法院再次认可了美国现行专利侵权认定中由陪审团适用等同理论的做法。
然而，等同理论应由陪审团还是法官适用，不仅仅涉及普通法和衡平法的问题，而且涉及了专利侵权审判中的专业知识问题。例如，在越来越多的专利侵权审判中，双方当事人不再要求陪审团参加。因为，随机抽选出的陪审团成员对于专利侵权纠纷所涉及的技术领域可能一无所知，由他们去判定侵权与否，可能会把问题搞得更为复杂。而且，按照美国的司法程序，法院（包括上诉法院）不得推翻陪审团的裁定，除非该裁定的证据不足或证据有重大问题。除了陪审团的成员而外，就是初审法院的法官对于专利权纠纷所涉及的技术问题也可能知之甚少，从而不愿做出有关的裁决。在这种情况下，可否由专门的处理专利案件的联邦巡回上诉法院中的法官来适用等同理论呢？
对于上述担忧，最高法院只在判决书的一个脚注中提出了几个指导性原则。它说，在地方法院的审判中，如果证据不充分，以致于陪审团不能断定两个技术要素是否等同，则法官即应依据自己的判定作出判决。如果有些法庭由于不熟悉有关的技术要素而不愿意这样去做，那么联邦巡回上诉法院就可以去做。最高法院还强调，无论在何种情况下，适用等同理论的那些法定的限定性条件，都必须由法庭决定。例如，在一个特定的案子中，禁止反悔是否适用，适用等同理论会不会取消某一具体的权项，都应由法庭（法官）做出判定。它说：“怎样才能更好地改进程序，从而提高这一法律领域中的确定性、一致性和可复审性，我们把这一问题交给联邦巡回上诉法院。”
对于等同理论由陪审团还是法官适用，在美国的专利学术界和司法界都有相当激烈的争论。当最高法院决定受理希尔顿一案的上诉时，很多人都认为，讨论的重点之一将是适用等同理论中法官和陪审团的作用问题。然而，最高法院拒绝讨论这一问题，只是确认了现行的做法，令许多人大为失望。也许，最高法院认为在这一问题上作出新决定的时机尚不成熟。但无论如何，在今后有关等同理论的适用中，这个问题还将不断被提出。
十 联邦巡回上诉法院
在分析希尔顿一案以说明美国专利法中的等同理论时，有必要对联邦巡回上诉法院及其成立以来的“亲专利”（pro-patent）态度略作说明。
美国的联邦法院系统分为三层：地方法院、巡回上诉法院和最高法院。现在，美国共有13个巡回上诉法院，包括11个带序号（如第一、第九）的巡回上诉法院、哥伦比亚特区巡回上诉法院和联邦巡回上诉法院。其中，11个带序号的巡回上诉法院分布于全国，管辖所在区域的上诉案件。哥伦比亚特区巡回上诉法院管辖首都华盛顿地区的上诉案件。联邦巡回上诉法院则为特殊的专业性巡回上诉法院，专门管辖全国涉及专利的上诉案件。
联邦巡回上诉法院成立于1982年10月1日。在此之前， 美国有关专利的诉讼大体是以下的情况： 专利申请过程中不服专利复审委员会（Board of Patent Appeals and Interferences）决定的， 当事人可向关税与专利上诉法院（CCPA）上诉；如不服判决，可再向最高法院上诉。有关专利侵权的纠纷，当事人可向联邦地方法院起诉；如不服判决，可向所属的巡回上诉法院上诉；再不服则可向最高法院上诉。最高法院对于有关的上诉案，只选择它认为是重大的和具有典型意义的予以受理。如果最高法院不受理，则上诉法院的判决即为有效判决。
1982年以前，美国的专利审判可说是“政出多门”。专利局授予专利的条件往往比较宽松，而各法院对专利无效的判定则采取较为严格的条件，许多专利都在诉讼中被判定为无效。此外，各巡回区在专利侵权纠纷中所持的态度或掌握标准的宽严尺度也有很大的区别。有些巡回法院被认为是“亲专利”的， 有些巡回法院被认为是“反专利”（ anti-patent）的。即使某些案件案情基本一致， 但在不同的巡回区则可能产生不同的结果。因此，当事人花费大量精力和钱财所做的首要事情就是把案件移往对自己有利的巡回区（forum shopping）。
为了改变上述情况，美国国会决定设立联邦巡回上诉法院，由它专门受理全部或部分涉及专利法的上诉案件，从而提高专利审判中的一致性，使得专利法的适用具有更高的可预见性。根据“1982年联邦法院改革法”（Federal Courl Improvement Act of 1982）， 将关税与专利上诉法院和索赔法院（Courl of Claims）合并， 成立联邦巡回上诉法院。新成立的联邦巡回上诉法院共有12名法官，由原关税与专利上诉法院的5名法官和原索赔法院的7名法官组成。
一方面，联邦巡回上诉法院指导了全国的专利纠纷审判活动。按照规定，专利纠纷诉讼先向联邦地方法院提起。如果当事人对判决不服，不再向所在地的巡回上诉法院上诉，而是一律向联邦巡回上诉法院上诉。一但联邦巡回上诉法院作出一个判决，各地方法院都必须遵行。否则，地方法院的判决在上诉中就会被推翻。
另一方面，联邦巡回上诉法院也指导了专利局的工作。按照规定，对专利复审委员会决定不服的当事人，可以向联邦巡回上诉法院上诉。为了使自己的决定不被推翻，专利复审委员会在做出有关决定时，总是大量引证联邦巡回上诉法院的判决，使自己的决定与之一致起来。这样，专利局授予专利的标准与法院判定专利无效的标准，以及判定侵权的标准就较为接近或一致了。
联邦巡回上诉法院自成立以来，其最突出的特点之一就是执行了一条“亲专利”的路线。在等同理论的适用上，“亲专利”的具体表现就是尽可能大地解释权利要求的范围及其等同物，从而保护专利权人的利益。例如，在1983年的休斯公司一案中，（注：Hughes Aircraft Co.v.United States,717F.2d,1351(Fed.Cir.1983)）地方法院判定被告没有侵权。联邦巡回上诉法院推翻了地方法院的判决，批评地方法院“没有将等同理论适用于作为整体的专利发明，而要求两个要素是明显的和确切的等同物”，是错误的。 在1984 年的地图公司一案中（注： Atlas Powder Co.v.E.I.du Pont De Nemours & Co.,750 F. 2d1569(Fed.Cir.1984).），它甚至裁定， 地方法院在判定等同时考虑“发明的核心”（the heart of the invention）是正确的。显然，联邦巡回上诉法院在希尔顿一案的审理中，将专利发明作为整体与被控侵权的方法比较，以“实质性相同”的标准判定二者是否等同，正是“亲专利”路线的必然结果。
当然，联邦巡回上诉法院由12名法官组成，并非每一位法官都是“亲专利”的。即使是在“亲专利”者中，每一位法官“亲专利”的程度或对于其他因素的考虑又是不同的。这样，在联邦巡回上诉法院的判决中就出现了另一个系列的判例。
在1987年的潘沃特一案中（由全体12名法官出庭）（注：Pennwaltv.Durand-Wayland,Inc.,833F.2d 931(Fed.Cir.1987) , cert.denied,485 U.S.961(1988).），多数意见确认了“逐一权项”原则，即在被控侵权的发明中，必须有某一专利权项的等同物。多数意见认为，地方法院正确地进行了逐一权项的比较，得出了不存在等同侵权的结论。在1989年的康宁一案中，（注：Corning Glass Works v.SumitomoElectric U.S.A.,868F.2d 1251(Fed.Cir.1989).）联邦巡回上诉法院又对“逐一权项”原则做了一些解释。它说：“确定等同不是受制于僵硬的公式。只要在被控侵权的发明中找到每一权项的等同物即可，而不必是在相应的成份中找到。”
显然，在联邦巡回上诉法院的十二名法官中，大多数法官受“亲专利”路线的支配，尽力扩大权利要求及其等同物的范围。而另外一些法官则担心这种扩大解释会造成侵权认定上的不确定性，不利于对公众利益的保护。两种态度反映在了上述的两个系列的判例中，也集中地反映在了希尔顿一案的严重分裂和长篇的反对意见中。
事实上，最高法院关于希尔顿一案的判决，对上述两派的争论，以及专利学术界围绕着两派的争论，作出了一个结论。同时，最高法院也强有力地扼制了联邦巡回上诉法院自成立以来的“亲专利”倾向，防止了它沿着“亲专利”路线继续走向逻辑的极端。可以说，随着最高法院对希尔顿一案判决的做出，联邦巡回上诉法院成了最大的输家。在今后有关等同理论的适用中，它必须回到最高法院确认的“逐一权项”原则的范围内，并在那里发挥它应有的作用。
十一 结论
根据以上对希尔顿一案的分析和评介，我们可以得出以下几个结论。
第一，就希尔顿一案的判决来说，美国最高法院只是在“实质性相同”和“禁止反悔”两个问题上驳回了联邦巡回上诉法院的判决，而在其他问题上都是同意或基本同意了联邦巡回上诉法院多数意见者的看法。这并非一般所说的全盘推翻。其中，在“禁止反悔”问题上，它也是基本同意联邦巡回上诉法院的看法，即禁止反悔的范围是专利审查中为区别“现有技术”而放弃的权利要求内容。最高法院只是认为，原告在权利要求书中加入pH值下限的原因不清，从而发回重审。
第二，最高法院以“逐一权项”原则取代了联邦巡回上诉法院的“实质性相同”原则。应该说，这是希尔顿一案的核心问题。在判决中，最高法院采纳了联邦巡回上诉法院中持不同意见法官尼斯的看法，实际上也是确认了联邦巡回上诉法院在潘沃特一案中的“逐一权项”原则。同时，最高法院还在确认“逐一权项”原则的前提下，把“功能——方式——效果”三一致和“实质性相同”都纳入了“逐一权项”原则的范围内，使之成了说明“逐一权项”原则的具体方法。这对于今后的有关等同侵权的判定都具有深远的意义。
第三，最高法院的判决避免了专利申请人改变权利要求书撰写方式的可能性。联邦巡回上诉法院所确立的“实质性相同”原则是对权利要求书进行中心限定的原则，而最高法院确认的“逐一权项”原则是对权利要求书进行周边限定的原则。权利要求书的撰写方式，依中心限定或周边限定而有很大的区别。按照中心限定原则，申请人必须尽可能清楚地描述发明的观念或创意，权利要求不过是该发明观念或创意的一种体现。而按照周边限定原则，申请人必须尽可能清楚地在权利要求书中划定其发明受保护的范围，不在此范围之内的则难以受到保护。因此，最高法院关于希尔顿一案的判决，不仅把权利要求的解释方式重新拉回到了周边限定原则，而且也使得美国的专利申请人或专利代理人不必改变他们熟悉的权利要求的撰写方式。
第四，禁止反悔理论和等同理论与专利审查中的非显而易见性理论具有相通之处。先看禁止反悔理论与非显而易见性理论的关系。在专利审查中，按照非显而易见性理论，如果权利要求中的某一技术要素与“现有技术”相同或不具有非显而易见性，则这种技术要素不能得到专利保护。申请人必须将其从权利要求中剔除出去。在侵权纠纷中，按照禁止反悔理论，在专利审查中因区别于“现有技术”而放弃的技术要素及其等同物也不能得到保护。在这里，非显而易见性理论所排除的与禁止反悔理论所排除的是一致的。
再看等同理论与非显而易见性理论的关系。在专利审查中，按照非显而易见性理论，如果一般水平的技术人员参照发明时（或申请时）的“现有技术”，认为该发明具有非显而易见性，则可以获得专利保护。同时，在后续的专利申请中（不论是发明人的后续申请还是第三人的申请），如果申请专利的技术要素与已获专利的技术要素相比，在一般水平的技术人员参照当时的“现有技术”来看不具有非显而易见性，不论何人都不能获得专利。而在侵权纠纷中，按照等同理论，如果在一般水平的技术人员参照侵权时的“现有技术”看来，被控侵权发明中的技术要素与专利发明中的技术要素具有可互换性，则等同侵权成立。在这里，非显而易见性理论所保护的是发明时（或申请时）的技术要素及其等同物，而等同理论所要保护的是侵权发生时的专利技术要素及其等同物。（注：在专利审查过程中，如果申请专利的某一技术要素与现有技术中的某一技术要素相比是显而易见的，能否将前者视为“等同”于后者？或者说，在专利侵权的审理中，如果被控侵权的某一技术要素等同于专利技术要素，能否将前者视为“显而易见”？或者说，可否把非显而易见性理论和等同理论视为因适用时间点的不同而使用的同一标准，抑或同一理论？尽管国外有些学者对此进行了论证，但就本文作者所接触到的美国判例来看，还不能将二者简单地等同起来。）这样，由非显而易见性理论和等同理论适用的时间点的不同，参照的“现有技术”的不同，专利权人就获得了一种动态性的保护。而且，这种保护可以一直持续到专利权届满。由此看来，等同理论绝不是一个孤立的仅在侵权纠纷中对专利权人提供保护的理论。
第五，最高法院对希尔顿一案的判决，排除了等同理论适用中的一切主观因素，使等同理论成了一个纯客观的理论。即在等同理论的适用中，仅考虑在一般水平的技术人员来看，被控侵权的技术要素与专利技术要素是否具有已知的可互换性。其他的主观因素，无论是故意侵权，或是刻意地绕过专利技术进行发明创造，或是独立地开发研究，统统不在考虑之中。而根据联邦巡回上诉法院的判决，侵权者的主观动机只与赔偿金的增多或减少有关，而与侵权与否无关。这种规定与版权侵权中的无过错责任一致。
第六，美国联邦巡回上诉法院和最高法院对希尔顿一案的判决，以及对等同理论的详细阐述，对我国的司法实践和专利理论研究工作都有一定的参考意义。在我国的司法实践中，一些法官已经开始运用等同理论维护专利权人的利益。应该说，这种运用还处于初步的和尝试性的阶段。同时，我国的专利理论界也有一些人对等同理论作了初步研究。但这些研究对等同理论中的一些具体问题尚未深入进去，尤其是没有注意侵权纠纷中的等同理论与专利审查中的非显而易见性（或创造性）理论的密切联系。在这种情况下，详细而深入地了解美国的等同理论及其最新发展，显然有助于提高我国的专利司法水平和理论研究水平。
他山之石，可以攻玉。希望本文的分析和评介能对我国专利司法水平的提高和理论研究的深入有所助益。
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