要求本国优先权的PCT 申请进入国家阶段的优先权实质审查研究
张海潮 刘昭云
（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心，河南 郑州 450002）
摘 要： PCT发明专利申请通常会要求优先权。通过分析在先申请是中国提出的国家申请的PCT发明专利申请的审查过程，揭示在各审查阶段判断优先权成立与否的考虑因素，以期为实质审查过程提供参考。
关键词： 本国优先权；PCT申请；实质审查
1 问题
随着我国专利制度的发展，优先权包括以在外国提出的首次申请为基础的外国优先权和以本国提出的首次申请为基础的本国优先权。PCT发明专利申请进入国家阶段的实质审查阶段后，根据《专利审查指南2010（修订版）》（以下简称《指南》）第347页第5.3节规定：“国际检索报告中列出了PX、PY类对比文件的，审查员应当对国际申请的优先权进行核实。国际申请的优先权不能成立的，审查员应当通知申请人。”然而，前述规定并没有明确指出实质审查阶段的审查员应当如何对国际申请的优先权进行核实。本文以一件案例为例，探讨如何对国际申请的优先权进行核实。
本案为一件进入中国国家阶段的PCT发明专利申请，其优先权基础是中国发明专利申请（以下简称“在先申请”）。本案、在先申请的审查过程如图1所示。
为了更好地理解前述问题，下面将对本案涉及优先权审查的整个过程进行梳理。
2 审查过程
本案的审查过程大致包括三个阶段：国际申请阶段（2013年11月14日—2014年07月18日）、进入国家阶段的初步审查阶段（2014年7月18日—2016年03月14日）和进入国家阶段的实质审查阶段（2016年04月20日—）。
2.1 国际申请阶段
PCT申请在国际阶段，通常审查员不需要核实优先权的有效性。但是，当国际检索报告中出现“PX”类“PY”类“O”类或“E”类文献时，审查员在做出书面意见或专利性国际初步报告时，可能需要核实国际申请的优先权。此时，审查员主要核实申请人要求的优先权是否符合《专利合作条约》第8条的规定。
图1 审查过程示意图
鉴于本文重点关注产业转移对能源强度收敛的影响，不仅考虑本地区产业转入或转出对能源强度的影响，同时也考虑邻近省份能源强度、经济发展水平以及产业结构变化对本地区的影响。因此，本文采用空间杜宾面板模型，具体形式如下：
2.2 进入国家阶段的初步审查阶段
2.2.2 专利申请权转让证明和优先权转让证明同时存在的思考。由2.2.1节内容可知，本案同时存在对本案申请权的转让和对在先申请优先权的转让。从时间上看，优先权在先由乙某转让给甲某，申请权在后由甲某转让给丙某。虽然上述两种转让同时存在，但对本案的优先权成立是无影响的。《指南》第330页第5.2.6节明确规定，“在先申请在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权”，即针对进入中国国家阶段的本案，应该按照本国优先权处理方式进行处理。同时，根据《专利申请权转让合同》［1］规定，针对国内外优先权的处理方法有所不同，对于国外优先权的处理：①不转让优先权，优先权属原专利申请人；②转让优先权，转让方式同专利申请权转让。而对于本国优先权的处理：本国优先权必须与专利申请权一起转让；同时，转让优先权时，需提供有关优先权的证明，如优先权申请文件、要求优先权证明、优先权有效证明等。对本案而言，申请人甲某在提交国际申请前通过优先转让的方式获得了在先申请的优先权，也就是说本案的申请人拥有在先申请的优先权。在本案进入国家阶段后，由于其享有的优先权按照本国优先权进行处理，即在本案进行申请权转让时，本国优先权与专利申请权一起转让。也就是说，本案进入国家阶段的申请人丙某自然能够享受在先申请人的优先权。换句话说，由于要求本国优先权的PCT申请在进入国家阶段时按照本国优先权处理，专利申请权的转让赋予了优先权转让的顺承，无需再次进行优先权转让。
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2.2.1 优先权的审查。《指南》第330页第5.2.6节，对在先申请为中国提出的国际申请优先权的审查规定：“由于国际申请的特殊程序，审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理；同样，对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题；上述问题均留待后续程序中处理。”本案在进入国家阶段时，专利申请权进行了转移，即由甲某转让给丙某，进行著录项目变更的日期为2015年12月23日，本案专利申请权转让证明落款日期为2014年07月16日。根据《指南》第330页第5.2.6节的规定：对于本案申请人丙某与在先申请申请人乙某不一致问题，申请人丙某于2015年12月24日提交了优先权转让证明，证明由乙某转让给甲某，落款日期2013年08月26日。同时，本案在提出国际申请时，其要求优先权的在先申请的主题不属于专利法实施细则第三十二条第二款第（一）、（二）和（三）项所列的情形；审查员无需发出视为未要求优先权通知书时，由于国际申请的特殊程序，审查员也无需按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理。可见，本案在进入国家阶段的初步审查阶段的优先权也是成立的。
2.3 进入国家阶段的实质审查阶段
《指南》第31页第6.2.2.1节对本国优先权的审查规定：“（3）该在先申请的主题，尚未授予专利权。…审查上述第（3）项时，以要求优先权的在后申请的申请日时间为时间判断基准。”同样，专利法实施细则第三十二条第二款也明确指出时间节点是“在提出后一申请时”，这与《指南》第330页第5.2.6节对在先申请为中国提出的国际申请优先权的审查规定“对于在提出国际申请时，其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第（一）、（二）和（三）项所列情形之一的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书”一脉相承，即对于在先申请为中国提出的普通申请和在先申请为中国提出的PCT申请规定是一致的，都应当以在后申请的申请日作为优先权是否成立的时间判定节点。对于本案而言，在其提交国际申请时，在先申请并未获得专利权，因此在先申请被授予专利权不影响在后申请的优先权成立。
2.3.1 优先权的审查。在进入实质审查阶段，由于对在先申请于2015年02月26日已被授予专利权，此时有些审查员可能会认为由于在先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权［2］。同时，由于在先申请已被授予专利权，属于专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项所列的情形，因而本案的优先权不成立，在先申请成为本案的现有技术。然而，持这种观点的审查员忽略了判定优先权是否成立的时间节点。
针对本案，国际申请阶段的检索报告中给出了包括在先申请在内的4篇PX文献。此时，审查员针对优先权是否符合《专利合作条约》第8条的规定这一问题对本案进行核实，发现本案申请人甲某与在先申请申请人乙某存在不一致的问题。为此，本案的申请人甲某提供了优先权转让证明，由乙某转让给甲某，即作为优先权基础的在先申请是由本案的前期权利人乙某提出的。可见，本案在国际申请阶段的优先权是成立的。
2.3.2 对后续程序的思考。《指南》第330页第5.2.6节对在先申请为中国提出的国际申请优先权的审查规定：“……；上述问题均留待后续程序中处理”中的“后续程序”指代什么程序呢？依据上述规定可知，存在在国际申请提出之后作为优先权的在先申请被授予专利权的情况，即中国提交的以中国在先申请为优先权的国际申请在进入国家阶段时，在先申请不但不需要进行撤回，而且可以被授予专利权。正是由于存在在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，继而存在因在先申请被授予专利权可能造成在后与在先申请构成重复授权的问题。对于该重复授权问题，《指南》第349页第5.6节对在先申请为中国提出的国际申请的避免重复授权审查中规定：“如果进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权，或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权，则可能造成重复授权。为避免重复授权，对此两件专利申请的审查，适用本指南第二部分第三章第6节的规定”。可见，存在由实质审查程序处理可能出现的重复授权问题，也就是说《指南》第330页第5.2.6节所说的“上述问题均留待后续程序中处理”中的“后续程序”包括实质审查程序。或者从严格意义上讲，“后续程序”指代的是实质审查程序。这是因为实质审查程序中应当将《指南》第330页第5.2.6节对在先申请为中国提出的国际申请优先权的审查规定中遗留的问题处理干净。
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3 结论
对于要求本国优先权的PCT申请进入国家阶段实质审查过程中，实质审查审查员无需关注因在先申请已被授予专利权影响优先权成立的问题，而是侧重在后申请与在先申请是否属于相同主题，并处理可能出现的重复授权问题。
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参考文献：
［1］北大法宝网.专利申请权转让合同［EB/OL］.（2018-05-05）［2019-01-24］.http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=con&Gid=4c11a3d144bf2db55a86fae4a33dfb6abdfb&keyword=%E4%B8%93%E5%88%A9%E7%94%B3%E8%AF%B7%E6%9D%83%E8%BD%AC%E8%AE%A9%E5%90%88%E5%90%8C&EncodingName=&Search_Mode=like&Search_IsTitle=0，2018.05.05.
［2］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010修订版［M］.北京:知识产权出版社，2017.
The Examination of the Priority of PCT Applications that Require Domestic Priority
ZHANG Haichao LIU Zhaoyun
（Patent Examination Cooperation Henan Center of the Patent Office，SIPO，Zhengzhou Henan 450002）
Abstract: PCT patent applications usually require priority.According to analyze the application of the priority right of the international application was a review process of the national applications filed in China，it revealed the considerations for judging whether or not priority was established at each stage，with a view to providing a reference for the substantive examination.
Keywords: domestic priority；PCT applications；substantive examination
中图分类号： G306；D923.42
文献标识码： A
文章编号： 1003-5168（2019）07-0057-03
收稿日期： 2019-02-01
作者简介： 张海潮（1983—），男，硕士，助理研究员，研究方向:发明专利实质审查；刘昭云（1987—），男，硕士，助理研究员，研究方向:发明专利实质审查（等同第一作者）。